近日,安徽省舒城县一家水产养殖公司负责人告诉笔者,他曾委托某知识产权代理公司在第31类注册某某商标,指定商品项目主要是活鱼,也就是公司的主打产品。代理公司“忠言相告”注册人在第35类广告服务上将相同商标另行申请,否则今后在产品广告宣传上不能使用该商标。这位老板很是困惑:怎么已注册的商标就不能做宣传了呢?
听了相关介绍,笔者了解到,这家水产养殖公司是处于初始创业阶段的小型微利企业,并不兼营广告业务。当笔者告诉他商标用在核定商品上可以开展广告宣传、不必在第35类另行申请的建议后,这位老板很是感激,心头的结终于解开了。虽然不知那家代理公司建议申请人跨类注册出于何种目的,但从这一件事上,我们可以发现有两方面值得大家共同关注。
一是商标代理机构和申请人要准确理解商标分类
由于商标注册是按类别申请,在相同或类似项目上获得保护,不享有跨类别跨行业的全面保护(驰名商标除外),导致跨类注册的需求产生。按照《类似商品和服务区分表》及其注释,第35类主要属于广告、营销服务类,这里的“广告”,是指从事广告代理、设计和发布的广告经营者(如“广告公司”)所注册的行业,并不是指生产产品的企业将商标用于对外宣传,在此类也必须注册,否则已注册的产品商标今后就不能做广告。倘若正如那家代理公司所言,则注册在第1-34类所有商品上和在第36-45类所有服务上的商标,若需广告宣传均需在第35类同时或后期另行申请,第35类岂不是所有分类中申请量的“超级特大户”?
二是广大申请人、尤其是中小企业是否有必要以“防御性注册”为目的,将商标扩大行业范围注册?
笔者认为要量力而行,不是跨类注册越多越好,从而加重申请费负担。要知道,一个企业对所有跨类注册的商标全部投入使用(或许可他人使用)的不多,导致不少商标“闲置”。据笔者所在的商标事务所近期对商标客户作了一次回访抽样调查,发现至少有35%的已注册商标处于“闲置”状态。“闲置”的原因很多,其中有一条原因是,当初多申请了几件商标,是为了今后备用,可几年过去了,市场形势发生了变化,压根不会再去使用。“闲置”商标还可能产生隐性的不利后果。如果注册满三年后无正当理由不使用,可能会被他人向商标局提出撤销注册。
此外,过度跨类保护,增加了商标局的审查工作量。我国商标申请量年年创世界第一,看似取得了骄人的业绩,实则不容乐观。中国是“商标大国”,却不是“商标强国”,其任重而道远。
当然,跨类注册也有其积极的一面,可以有效防止他人在其他行业上使用与自己相同或近似的商标。尤其是具有较高知名度的商标,需要防范被他人“攀附”其声誉,而在其他行业上“钻空”申请。例如,众所周知的“娃哈哈”商标,主打商品是饮料食品,若他人在老鼠药上注册了同名商标,是不是对杭州娃哈哈公司的“娃哈哈”商标产生极大的消极影响?所以娃哈哈公司对全类注册的重要意义就不言而喻。
对于中小企业来说,如果确需“防御性”跨类注册,可以根据自身的实力和品牌发展的不同阶段去分批实施,最好是等主打商标成功注册后再考虑跨类申请。试想,如果申请人的主打商标,即指定的主营项目最终不能成功注册,则在其它行业上即使成功注册,也就“本末倒置”,失去了跨类注册保护的任何意义。
待主打商标注册成功后,可以分成三个阶段逐步实施跨类防御性注册。
✎ 第一阶段:对关联度较大、易发生行业混淆、可能会使自己的利益产生潜在利益受损的,实行跨类注册。比如,主打商品是第6类“金属门”,为了防止他人“攀附”自己已创的品牌声誉,可以将第19类“非金属门”等这些易产生混淆误认的产品项目进行跨类注册,毕竟“金属门”、“非金属门”均属于门业,只是产品的原材料不同,两者的功能、用途、销售渠道基本相同。还比如,食品行业主要分布在第29、30、31类,主打商品若在第29类,后期可以考虑在其他食品项目的第30、31类另行申请,这样可扩大食品行业的商标保护范围。
✎ 第二阶段:等企业做到一定知名度后,再对相关日用行业扩大申请。譬如,主打是食品行业的商标全部注册后,再对服装、日用化工、床上用品、厨卫等这些行业申请注册。虽然这些行业与食品行业无关、但与我们生产生活日常接触密切相关,且是发生“傍名牌”和侵权较为集中的行业领域。而对于一些诸如工业机械等非日用行业的,以后再考虑。
✎ 第三阶段:主打商标具有相当高的知名度,甚至达到驰名程度时,实行“补缺”注册,最终达到对45个大类全覆盖。
这种随着企业的发展实力和品牌知名度不断壮大,分阶段去做“防御性注册”的办法,可大大减轻企业一次性多类或一次性全类注册的经济压力。说到这,也许有人会问,如此分阶段的做法,要好几年才能完成,在此期间,恐怕让人在其他类别“钻空”或善意注册了。这点不必担忧,过分强调某项工作的重要性而忽视企业自身的当前承受力是不明智的。在实际中,只有当你的品牌知名度越大,他人攀附名牌的概率才有可能增大。即使在别的类别已让人善意注册了,也不妨碍大局,毕竟主打商品的商标在手,可以安心地去使用,过度追求全类保护的完美性是不现实的。世界上很多大企业大品牌都做不到保护上的完美无缺,被“攀附”、被侵权的现象时有发生。而对于中小企业来说,又何必在意。
总之,不管是出于何种目的,少数商标代理机构向申请人过度强调“防御性注册”的重要性,涉嫌“忽悠”,广大企业还需审慎对待。
文章来源:《中华商标》杂志2016第8期