一、基本情况
本案原告谢尔曼斯特林（SHEARMAN & STERLING LLP）是一家总部位于美国的国际律师事务所，其国际申请的“SHEARMAN & STERLING”商标（指定于“法律服务”类别）在指定领土延伸至我国时，被商标局引证IBM公司所有的“STERLING COMMERCE及图”商标（指定于“计算机软件编程；法律研究”等服务上）驳回其延伸申请。谢尔曼斯特林以两商标不构成近似为由申请复审，被商标评审委员会裁定驳回复审请求。谢尔曼斯特林对该复审裁定不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，一审法院支持了原告的诉讼请求，后被告商标评审委员会不服一审判决向北京市高级人民法院上诉，经审理，被告的上诉被驳回，其裁定被撤销。
一二审法院均综合考量了申请商标和引证商标指定使用服务“法律服务”和“法律研究”之间的差别、相关公众在使用有关服务时的注意力水平、两商标之间的差异性、原告在我国已经取得知名度等因素，认定申请商标和引证商标不构成商标法上所指的类似服务上的近似商标。
二、主要做法与经验
本案中，在商标局和商评委阶段原被告一直是围绕着商标的近似性展开争论，在代理本案诉讼时，尽管我们同样认为仅含有相同单词“Sterling”并不意味着两个商标构成近似，然而近似性的判断通常较为主观，为了获得法院的支持，我们结合本案的各项因素，除了主张商标的不近似之外，从两商标共存是否会引起消费者混淆误认的角度论述本案无论是从服务的提供者、服务目的、服务内容、相关公众的界定来说，争议商标和引证商标指向的服务都是高度专业化的，且服务效果对相关公众切身利益的影响是巨大的，在施以特别注意力的情况下不会产生混淆和误认。同时，我们还为客户收集与其有关的中文媒体报道、在亚洲及中国地区法律服务的排名等打造完整证据链条，证明客户在中国已对申请商标实际使用多年，具有较高的知名度和影响力，从而使北京市第一中级人民法院和北京市高级人民法院支持了客户的主张，认定指定于“法律服务”上的“SHEARMAN & STERLING”商标与指定于“法律研究”上的“STERLING COMMERCE及图”商标不构成旧《商标法》28条上的类似服务上的近似商标。
三、典型意义
本案的判决表明，尽管“造成混淆”并非《商标法》法条中所规定的判定商标近似和商品服务类似的判断依据，然而在司法实践中却是法官判案的重要考量因素。《类似商品和服务区分表》的确是商标类案件审理的参考，但法院在实际审理中往往会根据实际情况扩大或缩小引证商标的保护范围。类似于本案中的情况，相关公众在选择法律类服务时，往往由于切身重大利益相关而对服务来源施以更高的注意力，此时因为两商标含有相同单词引起混淆的可能性必然趋近于无。
从律师的角度来说，作为职业法律人不仅应当具备迅速找出案件核心争议焦点，也不能放过任何案件中的其他有利因素并进行深入挖掘。
